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Posso registrare il mio marchio se è descrittivo?

Un nome che semplicemente descrive ciò che vende spesso non passa la prova dell'UAMI o dell'EUIPO. Questo articolo spiega perché e cosa può fare se il suo nome preferito ne presenta le caratteristiche.

No, di regola no. L'UAMI e l'EUIPO rifiutano un marchio se il nome non fa altro che descrivere il prodotto o il servizio per il quale intende utilizzarlo. "Corriere veloce" per un servizio di corriere, "Panettiere fresco" per una panetteria, "Supporto IT" per servizi di ICT: sono parole di cui ogni concorrente ha bisogno per dire cosa fa, e nessuno può rivendicarle per sé. Questo è ciò che si chiama il requisito del carattere distintivo, ed è una delle prime cose che il registro verifica non appena presenta una domanda.

Il dettaglio più rilevante qui è che il confine tra descrittivo e suggestivo è sottile, e il registro spesso lo traccia più severamente di quanto gli imprenditori si aspettino. Un nome che evoca qualcosa senza dirlo letteralmente di solito passa la prova. Un nome che semplicemente denomina il servizio quasi mai. Questa differenza determina se la sua domanda riceverà un rifiuto mesi dopo o semplicemente verrà registrata.

Perché il registro lo verifica

La logica dietro questa regola non è burocratica, ma economica. Se un panettiere potesse registrare la parola "fresco" o "pane" come marchio, ogni altro panettiere avrebbe problemi non appena usasse quelle parole nella propria pubblicità. Le parole descrittive devono rimanere libere per tutti nel settore. Un marchio le conferisce un diritto esclusivo, e quel diritto esclusivo non deve andare a danno della lingua di cui il mercato intero ha bisogno.

Per questo motivo l'UAMI o l'EUIPO lo verificano d'ufficio, quindi senza che un concorrente debba fare nulla. Questa è una fase diversa dall'opposizione che può verificarsi in seguito: qui non si tratta di una collisione con un marchio esistente, ma della questione se il suo segno è in sé idoneo a fungere da marchio.

Descrittivo, suggestivo o fantastico

In pratica i nomi rientrano approssimativamente in tre categorie. Un nome descrittivo indica direttamente la proprietà, la funzione o l'origine, come "Servizio di pulizie Rotterdam". Un nome suggestivo vi allude senza dirlo, come un nome che evoca velocità o freschezza senza usare quelle parole. Un nome fantastico non ha alcun collegamento sostanziale con il servizio, come una parola inventata. Quanto più un nome si allontana dalla prima categoria, tanto maggiore è la probabilità che venga registrato senza problemi.

Ciò non significa che un nome descrittivo come nome aziendale o nome commerciale sia inutilizzabile. Può utilizzarlo tranquillamente, appenderlo sulla sua insegna e usarlo negli annunci pubblicitari. Il problema è specifico della registrazione del marchio: essa richiede il carattere distintivo, che è diverso da un nome che funziona bene dal punto di vista commerciale.

Cosa si può fare: logo, aggiunta, acquisizione di carattere distintivo

Esistono modi per dare comunque un posto a un elemento descrittivo in un marchio. Un marchio figurativo combinato, in cui il testo viene depositato insieme a un logo specificamente strutturato, può acquisire il carattere distintivo da quella struttura, anche se il testo stesso rimane descrittivo. Nota bene: la protezione risiede allora nella combinazione, non nella parola descrittiva in sé.

Inoltre, un nome inizialmente descrittivo può diventare, dopo anni di uso intenso, così noto che il pubblico lo vede comunque come un'indicazione di origine. Questo si chiama acquisizione di carattere distintivo, e la prova è di solito pesante: si tratta di notorietà dimostrabile presso il pubblico interessato, non di pochi anni di uso. Per la maggior parte delle imprese alle prime armi questo non è un percorso realistico, ma per i nomi consolidati può essere rilevante.

Come valutarlo in anticipo

Poiché questo motivo di rifiuto è indipendente dai marchi esistenti di altri, una ricerca di conflitto nei registri non è lo strumento appropriato qui. Quello che invece può aiutare è esaminare criticamente il vostro nome: descrive letteralmente ciò che offrite, oppure lo evoca soltanto? In caso di dubbio, questa è esattamente il tipo di questione in cui una valutazione di un agente dei marchi o di un giurista può aggiungere valore, soprattutto se è stato investito molto tempo o budget nel nome.

Nostra verifica dei marchi con cui in poche domande ottenete una prima indicazione si concentra principalmente sulla somiglianza con i marchi esistenti, ma dà anche un segnale se un nome appare fortemente descrittivo. Durante la preparazione di una domanda, esaminiamo consapevolmente anche questo aspetto, anche se la valutazione finale rimane nelle mani dell'UIBM o dell'EUIPO. Ulteriori informazioni su come si presenta questa preparazione sono disponibili in l'approccio per registrare il vostro marchio, e su la pagina in cui spieghiamo da dove provengono le nostre informazioni è illustrato quali registri e fonti consultiamo a tal fine.

Se dubbitate che il vostro nome possa trovarsi ai margini di questo limite, è il momento giusto per verificare gratuitamente la questione prima di dedicare tempo a una domanda. Consultate anche la nostra raccolta di domande frequenti sul processo di domanda per altri punti che altrettanto spesso vengono trascurati.

Questo articolo è informazione generale e non è consulenza legale.