En la región Benelux y la Unión Europea no existe un requisito de uso: puede registrar un nombre o logotipo sin haber vendido ya un producto con él. Quien presenta primero y de forma completa obtiene el derecho. Fuera de Europa esto suele ser diferente. En países como Estados Unidos debe demostrar que usa la marca efectivamente, o al menos que tiene la intención seria de hacerlo, antes de que el registro sea definitivo. Esta diferencia está en el sistema que subyace al derecho de marcas, y determina la cantidad de preparación que requiere una expansión al extranjero.
La respuesta corta es, por lo tanto: depende del país. Un registro Benelux o de la Unión Europea no requiere comprobante de uso, pero en cuanto salga de estos dos registros, debe comprobar por país qué se aplica allí. Es precisamente por eso que "¿funciona mi marca también en el extranjero?" no es una pregunta con una única respuesta, sino una pregunta cuyo resultado varía según el país.
Dos sistemas, dos lógicas
El derecho de marcas funciona principalmente según dos enfoques. En el sistema que aplican la región Benelux y la Unión Europea, el derecho surge del registro: quien presenta primero y de forma completa obtiene la protección, independientemente de quién haya usado la marca como primer usuario de facto. Esto se denomina generalmente "first to file". En el otro sistema, que se aplica entre otros en Estados Unidos, el derecho surge también del uso. Una solicitud puede presentarse sobre la base del uso existente, o sobre la base de la intención de usar la marca, pero en este último caso el registro se hace definitivo únicamente una vez que ese uso ha tenido lugar realmente y ha sido comprobado.
Esta distinción no es meramente teórica. Determina qué documentos debe presentar, en qué momento, y qué sucede si el uso no se produce. En un sistema parecido al "first to use", un registro sin uso puede impugnarse incluso si la solicitud en sí fue presentada correctamente.
Lo que esto significa para una marca Benelux o de la Unión Europea
Un registro Benelux o de la Unión Europea protege su marca en ese territorio, y esa protección es independiente de que ya esté usando la marca allí. En cuanto desee protección fuera de ese territorio, ese registro no cuenta automáticamente. Básicamente, inicia un nuevo proceso en el extranjero, con las normas que se apliquen allí. Esto puede hacerse a través de una solicitud nacional directa en ese país, o a través del sistema internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que permite presentar una única solicitud que se extiende a varios países pero cuya evaluación de fondo se realiza por país.
Para un empresario que lleva un tiempo trabajando con un nombre, esto es relevante principalmente en planes de expansión: una tienda en línea que entra en el mercado estadounidense, un servicio que también se ofrece en el Reino Unido, o un producto que llega al mercado a través de un distribuidor en otra parte del mundo. La pregunta de si ya está usando la marca allí, o si debe comenzar a usarla antes de que sea posible el registro, varía según el país y según la ruta de solicitud.
Otras diferencias que intervienen
El requisito de uso no es lo único en lo que difieren los países. En algunos países es obligatorio contar con un representante local para poder presentar una solicitud, mientras que en la región Benelux y la Unión Europea puede hacerlo usted mismo. La duración de la protección y el momento de renovación pueden diferir de los diez años que son habituales en Europa. Y aunque la clasificación de Niza se utiliza internacionalmente como base para clasificar bienes y servicios, la interpretación exacta de una clase puede variar según el registro.
Si desea hacer valer una marca en varios países, es recomendable investigar los requisitos específicos de cada país en lugar de asumir que funcionará igual que en el Benelux o la UE. Este es también el momento para asegurarse de que su propia solicitud en el Benelux o la UE esté en perfecto orden: investigar por situación qué es necesario para su marca ofrece una primera idea de lo que una solicitud aquí requiere, antes de considerar dar el paso hacia otro país.
Qué regula y qué no regula marcai.eu
marcai.eu orienta solicitudes ante la OBMPI y la EUIPO: el Benelux y la Unión Europea. Para registros fuera de esa zona, y para la cuestión de si el uso es o no necesario allí, se trata de un ámbito especializado que cae fuera de nuestra orientación; para ello le remitimos a un agente de marcas que trabaje en el país en cuestión. Lo que sí ofrecemos es claridad sobre su posición dentro del Benelux y la UE, incluida la cuestión de si su marca actual está bien estructurada allí antes de que mire hacia otros horizontes.
Como punto de partida, es útil saber de dónde procede nuestra información y cómo funciona la orientación, para que sepa qué regula mos y qué no. Si tiene dudas sobre el estado de su marca en el Benelux o la UE, con unas pocas preguntas enseguida queda claro. Y para las cuestiones que quedan un poco fuera de este artículo, hay disponible un resumen en la página de preguntas frecuentes.
Para su situación particular, especialmente si tiene planes de expansión a un país fuera del Benelux o la UE, se recomienda que lo coordine con un agente de marcas en ese país. Las normas varían considerablemente, y lo que es evidente en Europa no es automáticamente así en otros lugares.