Nel Benelux e nell'Unione Europea non vige alcun requisito d'uso: potete far registrare un nome o un logo senza aver venduto nemmeno un prodotto con esso. Chi presenta per primo e completamente la domanda ottiene il diritto. Al di fuori dell'Europa accade spesso diversamente. In paesi come gli Stati Uniti dovete provare che usate effettivamente il marchio, o almeno che avete l'intenzione seria di usarlo, prima che la registrazione diventi definitiva. Questa differenza è radicata nel sistema dei diritti sui marchi e determina quanta preparazione richiede un'estensione all'estero.
La risposta breve è quindi: dipende dal paese. Una registrazione nel Benelux o nell'UE non richiede prova d'uso, ma non appena uscite da questi due registri, dovete verificare paese per paese cosa vale lì. È proprio per questo che "il mio marchio funziona anche all'estero" non è una domanda con un'unica risposta, bensì una domanda che si sviluppa diversamente in ogni paese.
Due sistemi, due logiche
Il diritto dei marchi conosce grosso modo due approcci. Nel sistema adottato dal Benelux e dall'UE, il diritto nasce dalla registrazione: chi presenta per primo e completamente la domanda ottiene la protezione, indipendentemente da chi ha usato effettivamente il marchio per primo. Questo viene comunemente chiamato "first to file". Nell'altro sistema, vigente tra l'altro negli Stati Uniti, il diritto nasce anche dall'uso. Una domanda può essere presentata sulla base di un uso esistente, o sulla base dell'intenzione di usare il marchio, ma la registrazione diventa definitiva solo quando quell'uso si è effettivamente verificato e è stato provato.
Questa distinzione non è meramente teorica. Determina quali documenti dovete fornire, in quale momento, e cosa succede se l'uso non avviene. In un sistema simile al "first to use", una registrazione senza uso può comunque essere contestata, anche se la domanda stessa è stata presentata correttamente.
Cosa significa per un marchio del Benelux o dell'UE
Una registrazione nel Benelux o nell'UE protegge il vostro marchio all'interno di quel territorio, e questa protezione è indipendente dal fatto che lo usiate già lì. Non appena volete protezione al di fuori di quel territorio, questa registrazione non conta automaticamente. All'estero iniziate di fatto un nuovo procedimento, con le regole che vi vigono. Questo può avvenire tramite una domanda nazionale diretta in quel paese, oppure tramite il sistema internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, che permette a una domanda di estendersi a più paesi ma lascia la valutazione sostanziale a livello nazionale.
Per un imprenditore che lavora già con un nome da tempo, questo è particolarmente rilevante in caso di piani di espansione: un negozio online che entra nel mercato americano, un servizio offerto anche nel Regno Unito, o un prodotto che viene immesso sul mercato in un'altra parte del mondo tramite un distributore. La questione se lo usate già lì, o se dovete usarlo prima che la registrazione sia possibile, varia da paese a paese e da percorso di domanda a percorso di domanda.
Altre differenze che entrano in gioco
Il requisito d'uso non è l'unica cosa in cui i paesi divergono. In alcuni paesi è obbligatorio un rappresentante locale per poter presentare una domanda, mentre nel Benelux e nell'UE potete farlo voi stessi. La durata della protezione e il momento del rinnovo possono differire dai dieci anni che sono comuni in Europa. E benché la classificazione Nice sia usata a livello internazionale come base per classificare merci e servizi, l'interpretazione esatta di una classe può differire da registro a registro.
Chi vuole far valere un marchio in più paesi farebbe bene a far chiarire per ogni paese quali sono i requisiti concreti, invece di partire dal presupposto di come funziona nel Benelux o nell'UE. Questo è anche il momento in cui la propria domanda nel Benelux o nell'UE deve essere nuovamente in perfetto ordine: far chiarire per ogni situazione cosa è necessario per il vostro marchio offre una prima idea di cosa richiede una domanda qui, prima di considerare il passo verso un altro paese.
Cosa marcai.eu fa e non fa per voi
marcai.eu assiste le domande presso l'UFFICIO BENELUX e l'EUIPO: il Benelux e l'Unione europea. Per registrazioni al di fuori di tale area, e per la questione se l'uso sia richiesto o meno in quel territorio, ciò rientra in un settore specialistico che esula dalla nostra assistenza; per questo vi indirizziamo verso un agente dei marchi che opera nel paese in questione. Ciò che offriamo è chiarezza sulla vostra posizione nel Benelux e nell'UE, compresa la questione se il vostro marchio attuale sia ben strutturato lì prima di guardare oltre.
Come punto di partenza è bene sapere da dove provengono le nostre informazioni e come funziona l'assistenza, così saprete cosa facciamo e non facciamo per voi. Se avete dubbi sullo stato del vostro marchio nel Benelux o nell'UE, ciò diventa immediatamente chiaro con un paio di domande. E per le domande che vanno un po' oltre questo articolo, è disponibile una panoramica su la pagina delle domande frequenti.
Per la propria situazione, soprattutto se si pianificano progetti verso un paese al di fuori del Benelux o dell'UE, rimane consigliabile coordinare tutto questo con un agente dei marchi in quel paese. Le regole variano, e ciò che è ovvio in Europa non lo è necessariamente altrove.