Dans l'Union Benelux et l'Union européenne, il n'existe pas d'exigence d'utilisation : vous pouvez faire enregistrer un nom ou un logo sans avoir déjà vendu un produit avec celui-ci. Celui qui le dépose en premier et de manière complète obtient le droit. En dehors de l'Europe, c'est régulièrement différent. Dans des pays comme les États-Unis, vous devez prouver que vous utilisez effectivement la marque, ou du moins que vous avez l'intention sérieuse de l'utiliser, avant que l'enregistrement ne devienne définitif. Cette différence réside dans le système sous-jacent du droit des marques, et elle détermine combien de préparation une extension vers l'étranger exige.
La réponse courte est donc : cela dépend du pays. Un enregistrement dans l'Union Benelux ou l'Union européenne ne demande pas de preuve d'utilisation, mais dès que vous sortez de ces deux registres, vous devez vérifier par pays ce qui s'y applique. C'est précisément pourquoi « ma marque fonctionne-t-elle aussi à l'étranger » n'est pas une question avec une seule réponse, mais une question qui se décline différemment selon le pays.
Deux systèmes, deux logiques
Le droit des marques connaît grossièrement deux approches. Dans le système que l'Union Benelux et l'Union européenne appliquent, le droit naît de l'enregistrement : celui qui dépose en premier et de manière complète obtient la protection, indépendamment de celui qui a utilisé la marque en premier dans la réalité. Cela s'appelle généralement « premier à déposer ». Dans l'autre système, qui s'applique notamment aux États-Unis, le droit découle aussi de l'utilisation. Une demande peut y être déposée sur la base d'une utilisation existante, ou sur la base de l'intention d'utiliser la marque, mais dans ce dernier cas, l'enregistrement ne devient définitif que lorsque cette utilisation a réellement eu lieu et a été prouvée.
Cette distinction n'est pas purement théorique. Elle détermine quels documents vous devez fournir, à quel moment, et ce qu'il advient si l'utilisation n'intervient pas. Dans un système se rapprochant de « premier à utiliser », un enregistrement sans utilisation peut toujours être contesté, même si la demande elle-même a été déposée correctement.
Ce que cela signifie pour une marque de l'Union Benelux ou de l'Union européenne
Un enregistrement dans l'Union Benelux ou l'Union européenne protège votre marque sur ce territoire, et cette protection est indépendante de la question de savoir si vous l'utilisez déjà là-bas. Dès que vous voulez une protection en dehors de ce territoire, cet enregistrement ne compte pas automatiquement. Vous commencez essentiellement à l'étranger un nouveau processus, avec les règles qui s'y appliquent. Cela peut se faire par une demande nationale directe dans ce pays, ou par le système international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui permet à une seule demande de s'étendre à plusieurs pays mais laisse l'évaluation de fond à chaque pays.
Pour un entrepreneur qui travaille depuis longtemps avec un nom donné, cela est surtout pertinent en cas de plans d'expansion : une boutique en ligne qui se développe sur le marché américain, un service qui est également proposé au Royaume-Uni, ou un produit qui arrive sur le marché via un distributeur dans une autre région du monde. La question de savoir si vous utilisez déjà la marque là-bas, ou si vous devez d'abord l'utiliser avant que l'enregistrement soit possible, varie selon le pays et selon la voie de demande.
Autres différences en jeu
L'exigence d'utilisation n'est pas la seule dans laquelle les pays diffèrent. Dans certains pays, un représentant local est obligatoire pour pouvoir déposer une demande, tandis que vous pouvez le faire vous-même dans l'Union Benelux et l'Union européenne. La durée de la protection et le moment du renouvellement peuvent s'écarter des dix ans qui sont courants en Europe. Et bien que la classification de Nice soit utilisée internationalement comme base pour classer les produits et services, l'interprétation précise d'une classe peut différer selon le registre.
Si vous souhaitez faire valoir une marque dans plusieurs pays, il est donc judicieux de vérifier pour chaque pays quelles sont les exigences concrètes, plutôt que de supposer que le fonctionnement en Bénélux ou dans l'UE s'applique partout. C'est aussi le moment de vérifier que votre propre demande en Bénélux ou dans l'UE est bien en ordre : faire vérifier pour chaque situation ce qui est nécessaire pour votre marque donne un premier aperçu de ce qu'une demande implique ici, avant d'envisager de passer à un autre pays.
Ce que marcai.eu fait et ne fait pas pour vous
marcai.eu accompagne les demandes auprès de l'OBPI et de l'EUIPO : la Bénélux et l'Union européenne. Pour les enregistrements en dehors de cette zone, et pour la question de savoir si l'usage y est requis ou non, cela relève d'un domaine spécialisé qui sort du cadre de notre accompagnement ; nous vous orientons vers un mandataire en matière de marques travaillant dans le pays concerné. Ce que nous proposons en revanche, c'est de clarifier votre position en Bénélux et dans l'UE, notamment pour vérifier que votre marque actuelle y est bien structurée avant d'aller plus loin.
En guise de point de départ, il est utile de savoir d'où proviennent nos informations et comment fonctionne l'accompagnement, afin que vous compreniez ce que nous faisons et ne faisons pas pour vous. Si vous avez des doutes sur le statut de votre marque en Bénélux ou dans l'UE, cela devient clair en quelques instants avec quelques questions simples. Et pour les questions qui sortent un peu du cadre de cet article, un aperçu est disponible sur la page des questions fréquemment posées.
Pour votre situation particulière, notamment si vous envisagez un pays en dehors de la Bénélux ou de l'UE, il reste recommandé de l'harmoniser avec un mandataire en matière de marques dans ce pays. Les règles varient considérablement, et ce qui va de soi en Europe ne l'est pas automatiquement ailleurs.