L'errore più comune nella scelta di un nome di marca è che il nome descrive principalmente che cosa è il prodotto o il servizio, invece di distinguere da chi proviene. Si pensi a "Installazione Rapida" per un'impresa di installazione o "Fiori Freschi" per un fioraio. Tali nomi mancano di quello che nel diritto dei marchi si chiama carattere distintivo, e l'UIBM o l'EUIPO possono quindi rifiutare la domanda — anche se nessun altro stabilimento ha ancora registrato lo stesso nome.
Questo è subito il problema: una ricerca di conflitti rispetto ai registri esistenti non aiuta qui. Quella ricerca mostra se qualcun altro ha già depositato un nome simile, ma un nome troppo descrittivo non viene rifiutato perché assomiglia a un altro. Viene rifiutato perché in sé non è idoneo come marca, indipendentemente da chi altro è attivo. Questo si chiama motivo assoluto di rifiuto, ed è indipendente dalla questione se vi sia un conflitto con una marca esistente.
Perché un nome descrittivo fallisce
Il principio fondamentale del diritto dei marchi è che una marca indica l'origine di un prodotto o di un servizio: dice al consumatore da quale azienda proviene qualcosa. Un nome che semplicemente descrive la proprietà, la qualità o il tipo di prodotto non lo fa — ogni concorrente vorrebbe usare lo stesso termine per descrivere la propria offerta. Per questo motivo, gli esaminatori dell'UIBM e dell'EUIPO nella valutazione considerano se il consumatore medio legge il nome principalmente come descrizione del prodotto o come indicazione di un fornitore specifico.
Non si tratta dell'intenzione di chi presenta la domanda, ma di come il nome viene percepito in combinazione con le classi per cui viene richiesto. Lo stesso nome può essere completamente distintivo per una classe e chiaramente descrittivo per un'altra. "Apple" non dice nulla su computer, ma per un frutticoltore sarebbe tutta un'altra storia. Questo collegamento tra nome e classe è esattamente il motivo per cui esaminare per ogni situazione quello che è realizzabile è più utile che scegliere un nome e poi sperare che vada bene.
Come riconoscerlo subito
Una regola pratica utile è chiedersi se un concorrente potrebbe aver bisogno dello stesso termine per descrivere il proprio prodotto o servizio. Se sì, allora è probabile che il nome sia visto come descrittivo. I nomi che si riferiscono a una parola inventata, a un nome proprio o a una combinazione inaspettata in generale sono più forti dei nomi che letteralmente dicono quello che viene venduto.
Questo non significa che un elemento descrittivo sia automaticamente un problema. Molti marchi forti contengono effettivamente una parola descrittiva, combinata con qualcosa di distintivo: un logo, un'aggiunta inventata, una forma di scrittura inusuale. La domanda è sempre se l'insieme, come viene presentato, si differenzia sufficientemente da quello che il settore normalmente usa per denominare il prodotto. Una prima impressione al riguardo la si ottiene mettendo il nome alla prova con qualche domanda su dove ci si trova, prima che tempo e denaro vengano investiti nella domanda.
Cosa significa un rifiuto nella pratica
Se una domanda viene respinta su questo fondamento, i diritti che avete pagato all'UIBM o all'EUIPO rimangono comunque nella maggior parte dei casi a vostro carico. Non è una multa, ma è la conseguenza di come funziona la procedura: l'ufficio ha valutato la domanda nel merito, e questa valutazione costa denaro, indipendentemente dall'esito. Contro un rifiuto è possibile proporre opposizione, ma si tratta di una procedura legale con argomentazioni e prove proprie, e non la potete condurre voi stessi attraverso una domanda assistita. In tal caso il fascicolo viene trasferito a un consulente dei marchi, che può valutare la questione nel merito e, se fattibile, condurla.
La prevenzione di questo errore non inizia quindi con la presentazione, ma con la concezione del nome stesso. Un nome che ha chiaramente un carattere proprio rispetto a quello che è comune nel settore risulta considerevolmente più forte di un nome che principalmente descrive ciò che viene venduto. Il punto esatto in cui tracciare questa linea non può essere catturato con una semplice regola — dipende dalle classi, dal settore e da come un consumatore medio leggerebbe il nome. Per ulteriori informazioni su come avviene questa valutazione e da dove provengono le informazioni, legga la pagina su come è strutturato il processo.
Dubita che il suo nome si avvicini troppo a una descrizione, oppure vuole semplicemente sapere dove si trova con il nome attuale prima di procedere oltre? La ricerca rapida è gratuita e fornisce un primo indicazione entro pochi minuti, senza che sia necessario creare un account.