O erro mais comum ao escolher um nome de marca é que o nome descreve principalmente o que é o produto ou o serviço, em vez de distinguir de quem vem. Pense em "Instalação Rápida" para uma empresa de instalação ou "Flores Frescas" para uma florista. Esses nomes carecem do que o direito das marcas chama de capacidade distintiva, e o BOIP ou EUIPO pode recusar o pedido por isso — mesmo que nenhuma outra empresa tenha ainda registado esse mesmo nome.
Aí está precisamente a dificuldade: uma pesquisa de conflitos contra os registos existentes não ajuda aqui. Essa pesquisa mostra se alguém já registou um nome semelhante, mas um nome demasiado descritivo não é recusado porque se assemelha a outro. É recusado porque, por si só, não é adequado como marca, independentemente de quem mais está activo. Isto chama-se motivo absoluto de recusa, e é independente da questão de saber se existe um conflito com uma marca existente.
Por que razão um nome descritivo fracassa
O princípio fundamental do direito das marcas é que uma marca indica a origem de um produto ou serviço: diz ao consumidor de que empresa vem algo. Um nome que simplesmente descreve a propriedade, qualidade ou tipo do produto não o faz — qualquer concorrente gostaria de usar exactamente o mesmo termo para descrever a sua própria oferta. Por essa razão, os examinadores do BOIP e da EUIPO consideram na avaliação se o consumidor médio lê o nome principalmente como uma descrição do produto ou como a indicação de um fornecedor específico.
Não se trata da intenção do requerente, mas de como o nome soa em combinação com as classes para as quais é solicitado. O mesmo nome pode ser completamente distintivo para uma classe e directamente descritivo para outra. "Apple" não diz nada sobre computadores, mas para um produtor de frutas seria uma história diferente. Essa ligação entre nome e classe é precisamente o motivo pelo qual examinar por situação o que é viável gera mais resultados do que escolher um nome e esperar depois que corra bem.
Como reconhecer isto cedo
Uma regra prática útil é perguntar se um concorrente poderia precisar do mesmo termo para descrever o seu próprio produto ou serviço. Se sim, há uma chance real de o nome ser visto como descritivo. Nomes que remetem para uma palavra inventada, um nome próprio ou uma combinação inesperada são geralmente mais fortes do que nomes que dizem literalmente o que se vende.
Isto não significa que um elemento descritivo seja necessariamente um problema. Muitas marcas fortes contêm efectivamente uma palavra descritiva, combinada com algo distintivo: um logótipo, uma adição inventada, uma grafia incomum. A questão é sempre se o conjunto, como é apresentado, se afasta suficientemente do que o sector normalmente usa para nomear o produto. Uma primeira impressão disso obtém-se testando o nome num conjunto de questões para saber onde se encontra, antes de se investir tempo e dinheiro no pedido.
O que uma recusa significa na prática
Se um pedido for indeferido nesta base, normalmente ainda terá de pagar as taxas que pagou ao BOIP ou EUIPO. Isto não é uma multa, mas uma consequência de como o procedimento funciona: o bureau avaliou o pedido no fundo, e essa avaliação custa dinheiro, independentemente do resultado. Contra uma recusa pode apresentar-se uma oposição, mas trata-se de um procedimento jurídico com argumentação e prova próprias, e não o conduz pessoalmente através de um pedido assistido. Nesse caso, o processo é transferido para um agente de marcas, que pode avaliar a questão no fundo e, se viável, prosseguir com ela.
Portanto, a prevenção deste erro não começa com o pedido, mas com a escolha do nome em si. Um nome que tenha claramente um carácter próprio em relação ao que é comum no sector está significativamente mais forte do que um nome que se limita a descrever aquilo que é vendido. O lugar exacto dessa fronteira não pode ser capturado por uma regra simples — depende das classes, do sector e de como um consumidor médio leria o nome. Pode ler mais sobre como essa avaliação é feita e de onde vêm as informações na página sobre como o processo funciona.
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